“LED灯灯杯”外观设计专利侵权纠纷案

    练天成

    裁决要点：

    本案的审理难点有两个，一是难于判断被控侵权产品是否与原告本专利相同，二是如何为“原有范围”定性，确定其范围。故笔者在这两点上的论述较多。

    案情简介

    案号：广东省中山市中级人民法院（2008）中中法民三初字第51号

    原告郭钜流

    被告李扬跑

    原告郭钜流是专利号为涉案外观设计专利LED灯灯杯的专利权人。本专利的申请日为2006年9月2日，授权公告日为2007年7月4日。原告经公证处公证购买被告生产、销售的 “Φ60*40蘑菇灯(旋型)”，并出具了公证书。

    原告认为被告李扬跑生产、销售的Φ60*40蘑菇灯(旋型)使用的内部件灯杯侵犯了其外观设计专利权，遂起诉至法院要求赔偿。

    经庭审比对，原告本专利的专利证书所附图片反映的外观与Φ60*40蘑菇灯(旋型)灯使用在内部的灯座外观相同，被告对此确认。庭审中，原告向本院出示其自产产品作为辅证。但比对结果显示：被告生产并使用在Φ60*40蘑菇灯(旋型)中的灯杯比起原告自产产品相似度更接近于原告本专利的外观。对此，原告坚持以本专利证书附图作为其权利的依据；被告辩称，灯具Φ60*40蘑菇灯(旋型)和被告于2006年5月26日申请的三个蘑菇灯外观设计专利产品(其中两个在2007年6月13日和2007年2月21日获授权公告专利权人是被告)使用的灯杯相同，都是本案的被控侵权产品。上述四款产品的外观与灯杯设计均系被告自主开发，构思来源于作为证据提供的外文杂志，被告在2006年就开发的三款产品的整体外观申请了外观设计专利权；系原告购买了被告生产的整个产品后将灯杯、灯盖、灯座三个部件分开申请专利，恶意诉讼。因原告根本没有制造被控侵权产品的模具，所以原告未能提供与其专利附图一致的产品。被告对被控侵权产品在先使用，被告不构成侵权。

    又查，根据(2008)中中法民三初字第53号与(2008)中中法民三初字第55号案件所查明的事实，涉案产品Φ60*40蘑菇灯(旋型)所使用的部件灯盖、灯座与原告另外两项观设计专利相同，但该两个部件也被被告在先使用于其专利之中。

    再查，案外人金马公司分别2006年5月16日向被告订购了 “Φ60螺旋型蘑菇灯（绿、橙）”产品一批。

    法院审理认为：原告是涉案本专利的权利人，年费已按期缴交，其外观设计专利权应受保护。本案争议的焦点是被告在先使用的抗辩是否成立。该抗辩取决以下两个方面：

    一、关于被告是否在原告本专利申请日前制造过与被控侵权产品相同的产品。首先，从外观上将使用被控侵权产品作为灯杯的Φ60*40蘑菇灯(旋型)与被告的专利磨菇灯(一)、灯(磨菇型二)和灯(磨菇三)外观设计法进行比对，四者在外观上完全一致，只是灯盖的花纹不同。又因为四者的灯罩皆由透明的灯盖和灯座组成，灯杯镶嵌在灯座内，在由此可看到Φ60*40蘑菇灯(旋型)和被告三项专利所使用的灯杯的是相似的。结合另两案所查明的“Φ60*40蘑菇灯(旋型)”的灯罩由灯盖和灯座由被告优先使用在其三项专利之中的事实，虽然仅从被告三项专利的附图无法直接观察到使用在该三项专利内部的灯杯全貌，但灯杯作为Φ60*40蘑菇与被告三项专利中不可缺少的内部组件，其自身的形状、结构以及通过这些形状、结构在整个灯产品中所发挥的作用都是由与其共同组合成该灯具的其他部件的形状、结构共同、唯一决定的。既然Φ60*40蘑菇灯的灯盖、灯座外观与被告申请过外观设计专利权的外观相同，而四款灯具的灯杯透过透明灯座展现出来的外观亦大致相同，被告提供证据的证明力已明显大于原告提供证据证明力，因此，本院推定Φ60*40蘑菇灯(旋型)使用的灯杯与被告的三项专利所使用的灯杯相同，被告曾经制造与被控侵权产品相同的产品。其次，被告首先将被控侵权产品使用在其专利产品三项申请过专利的产品中，该三款专利申请日是2006年5月26日，早于原告本专利的申请日2006年9月2日。从现有证据看，金马公司早在2006年5月16日已向被告订购 “Φ60螺旋型蘑菇灯”。使用被控侵权产品的灯具名称为“Φ60*40蘑菇灯(旋型)”。Φ60螺旋型蘑菇灯和Φ60*40蘑菇灯(旋型)同是蘑菇灯，直径同为“60”，而所带花纹都是螺旋状，两款灯在形状、大小以及图案上一致，实为相同产品。据此可以推定金马公司向被告订购的产品应为使用了本案被控侵权产品的灯具。而金马公司的订货日期同样早于原告本专利申请日。综合以上两项证据，本院认定被告在原告本专利申前日前确已经生产被控侵权产品，并将其作为必要部件用于对外销售的灯具Φ60*40蘑菇灯(旋型)之中。

    二、截止至原告起诉之日，被告是否一直在原有范围内制造、使用相同的被控侵权产品。原告据以起诉被告侵权的证据是公证书。该公证书所附的收款收据、图片、实物显示，被告销售给原告的是整灯Φ60*40蘑菇灯(旋型)，而非单个的被控侵权产品灯杯；另一方面，被告在2006年5月16日为金马公司加工的也是整灯Φ60螺旋型蘑菇灯，也不是单个的灯杯。因此，原告提供的现有证据不足以证明被告在为金马公司生产Φ60螺旋型蘑菇灯后超出该范围，以单个销售灯具零部件的形式对外销售被控侵权产品灯杯。亦即，被告一直持续地在原有范围内制造、使用被控侵权产品。

    基于以上分析，被告提交的证据已形成相互契合的证据链，被告的先用权抗辩具有充分的事实与法律依据，应予以采信。法院判决：驳回了原告的全部诉讼请求。

    宣判后，双方均未提出上诉。

    案例解析

    本案涉及到先用权的认定问题。先用权是指新专利法第六十九条规定的“在专利申请日前已经制造相同产品，使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权的情形。解构这一语句，可将先用权抗辩成立的要件分拆为两个：一、在先实施或者已做好实施本专利(一部或全部)的准备；二、被告可在原有范围内继续实施。由于相当一部份著作已经对先用权的成立要件作了充足的论述，所以本文仅将论述的重点放在第二个要件，既然先用权系权利，其范围如何界定？标准的根源是什么？

    如何在本案中认定被告在先实施或者已做好实施本专利(一部或全部)的准备的问题。被告向法院提交了三份专利权文件。该三份文件的信息显示，被告早在原告申请本专利前就已经向国家知识产权局申请与使用本案被控侵权产品的Φ60*40蘑菇灯(旋型)相似的蘑菇型灯产品(灯盖花纹不同，其余部份相似)，其中两个还取得了专利权。之后案外人金马公司还向被告订购了“Φ60螺旋型蘑菇灯”，日期也在原告申请本专利之前。所以剩下的关键问题就是如何判断被告蘑菇灯中的制造的灯杯的外观设计与本专利相同或近似。因为灯杯是涉案四款蘑菇灯(Φ60*40蘑菇灯(旋型)与被告申请过专利的三款专利)的内部配件，无法用肉眼直接观察到，从而为解决这一问题带来了一定困难。对此，法院采用推定方式，即由已知事实推定被告在先制造的灯杯与原告本专利相同。因为产品是物品的一种，必然具有物品的内在形状和内部结构。由物品原始功能决定的物品形状被称为原始功能形状。如盆子一定是凹陷的，这样才能盛水；而汽车的轮子一定是圆型，才能转动从而令汽车行走。这种凹陷和圆型就是相关物品(产品)的原始功能形状。[ 试述外观设计的创作性 苏杭，载于《外观设计专利保护实务》法律出版社]本案中无论是被控侵权的灯杯或者原告本专利的灯杯也一样，它们作为被使用在灯座内部的配件，其外观必定受其自身功能的制约。通过对涉案的四款蘑菇灯进行观察，即使普通消费者也能看到，灯杯的功能是镶嵌于灯座之内，外壁与灯座内壁完全接合，一方面起折射聚光之用，另一方面透过透明的灯座使自身颜色被外界观察得到。但发挥其功能的前提是能完全吻合地被镶嵌在灯座之中。也就是说，其立体形状是由四款灯的灯座内部形状决定的，而灯杯内壁用以聚光的突粒所构成的图案则可透过灯罩直接观察。既然从其他两案中已经可以确定四款灯的灯座相同、透过灯罩展现出来的灯杯内壁的花纹亦相同，所以可以推定使用在Φ60*40蘑菇灯(旋型)内部的被控侵权产品灯杯与被告申请专利使用的灯杯外观相同。

    对于如何认定被告是否在“原有范围内继续实施”？“原有范围”的认定是一个充满争论的问题。北京高院作出的规定曾这样表达原有范围的确定“是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或生产能力的范围。”通过这样一种表述，原有范围的界定标准被量化到了可以精确到一克、一个的程度，可操作性大大增强，这对于司法界来说无疑是一个福音。然而，人类从柏拉图时代就开始追求的“公正”真的可以通过一把刻度尺来量度吗？这个解决方案就如同经济学家将理性人对商品的喜好程度以等级来量度一样轻率。试问，当我们一再追问自由的范围是什么的时候，为何没有人提出自由的范围应该在系数80或者90以内呢？这样一种对先用权的量化至少会导致以下两个后果：一、破坏市场规律，限制企业成长。企业由小变大，由弱至强，如同人的成长一样是不为人的意志甚至是法律所能左右的客观规律。如果以法律的形式将取得先用权企业生产的超出一定标准的产量宣布为非法，以压制企业的合法成长，这本来就是对客观规律的违反。[《原有范围在先用权抗辩案件中的适用》林广海 张学军　《中国发明与专利》 2008年第04期]二、如出现本案中的情形，即原告恶意地将被告的整个产品的各个部件分开申请专利权，从而限制被告的产量在一定数额之内，杜绝了其以后继续壮大、发展的可能。这对被告来说公平吗？

    对于这些问题的一再“拷问”，业界已经渐渐认识到这不是长远之策。[ 上文提到原有范围的确定应以特定的行业为标准，“如果其继续用于原有的产业领域，则可以享有先用权。至于其设计、施工的工程数量，不应成为原有范围的衡量因素。”]本文在此希望通过对知识产权法律制度本质的探究，以求得到确定“原有范围”的标准。首先，从自然法哲学的角度看，整个知识产权制度的正当性根源于财产权制度的正当性。按照洛克关于财产权的最初取得的经典论述，人之所以对某一物享有财产权，是因为“每一个人对他自己的人身享有一种所有权，除他之外任何人都没有这种权利，他的身体所从事的劳动和他的双手所进行的工作，我们可以说是正当地属于他的。所以只要他使任何脱离自然所提供的和那个东西的所处的状态，他就已经渗进他的劳动，在这上面参与他自己的某些东西，因而使它成为他的财产。”[ 转引自《知识产权法哲学》冯晓青。]这一段论述被视为一个“理论图腾”。[ 同上。]将这一理论运用至知识产权制度，其在论证知识产权的正当性方面简直就像度身订做的一样。我们都知道，知识产权是无形的，但往往却比有形物更值钱。背后的原因除了以“劳动”来解释，还能有什么呢？因为他在特定环境下付出了特定的劳动，并获得了特定的劳动果实，而你没有在如此场合付出劳动，从而没有产生相同的劳动果实，所以自然地，付出特定劳动的他，应该享有这一由其劳动产生的特定的劳动果实，而你没有。在知识产权制度下，劳动者是否值得令法律制度赋予其知识产权，还决定于其付出的劳动是否具有足够的创造性。[“ 知识产权法的基础不是涉及被迫劳动的问题，而是创造性劳动性的问题。”见同上。]也就是说，对于本案的专利权来说，原告获得专利权的正当性源于其为此付出了创造性的劳动。反之，其则不应该取得专利权。也就是说，在法理上，专利权、著作权甚至是商标权等，其取得要件是劳动者付出了创造性的劳动。

    从这一推论出发，我们会发现法律制度对专利权取得的实质要件是与创造性劳动的法理要件相契合的。新专利法第二十三条在对外观设计专利权授权要件原有新颖性作出修改的基础上，同时在第二款增加了“授予专利权的外观设计与现在设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”。这显然是一种创造性要素的增加。从而改变了旧专利法中外观设计专利没有规定创造性成份的局面，使外观设计专利和发明以及实用新型一起承认“创造性”对专利权取得的核心地位。[ 在2005年出版的《外观设计专利保护实务》中，就有至少三编的文章提出外观设计专利的授权应考虑“创新性”，如《对外观设计专利的无效审查》、《外观设计专利应当立足保护创新》和《试述外观设计的创作性》，由此在业界中响起了引入创造性条件作为授予外观设计专利的要件的呼声。]事实上从外观设计的本质来看，这种“基于产品外表的形状、图案、色彩的各种设计是典型的工业产品美术创造。”，通过对产品外表的“美化”，提升产品档次，吸引消费者目光。[ 同注1]其与著作权客体作品的区别只在于载体为适用于工业的产品。所以，无论是从财产理论上看还是从外观设计专利权的本质看，都离不开“创造性”。

    也就是说，只要劳动者在某一领域付出的创造性劳动达到了法定的要求，法律就通过赋予该劳动者知识产权的形式来确保其在该领域内针对这一技术方案的垄断权，以回报、奖励其曾经作出的劳动。由此可知，无论是专利权还是与作为限制专利权的先用权，其本质上都是法律创设的制度，根源于人们付出的创造性劳动。权利的范围最终由其决定。

    回到本案。从性质上看，被告付出的创造性劳动主要在灯饰的外观方面，亦即，其劳动的目的、价值主要在与其他已有的灯相比，它能带来一种全新的美感；与之相反，原告在本案中付出的创造性劳动主要在灯饰配件市场方面，其创造出来的只是适用于特定灯饰的一个内部配件。其价值和目的仅在于提升固有灯饰配件的美感。正是基于此，被告先用权的原有范围被限定在了灯饰市场上，而原告的灯杯则被限制在了灯饰配件市场---一个与灯饰市场截然不同的市场里面。据此，本案被告对先用权“原有范围”得到了确定，即继续在生产、销售Φ60*40蘑菇灯(旋型)整灯范围内实施原告的被控侵权产品，而不能销售单件的灯杯，侵占了原告已经有的权利范围。[ 本文以特定的行业标准来确定“原有范围”的结论是与注2的结论一致的。另，在先用权的侵权要件上， 通说上还有其他两个要件，即先用权的制造、使用行为未达致公知的程度以及先用权不能单独许可、转让等。对于前一个条件，在诉讼中，法院是以被告是否启动了针对原告本专利的无效宣告程序来确定的，只要被告未启动该程序，则认为先用权实施未达公知。本案即属于这一情况。]法院基于此种价值判断，驳回了原告的诉讼请求。

    结束语

    先用权原有范围确定一直是人们争论的话题。对此，笔者是对标准的绝对数字化采取否定的态度的。权利的范围问题正如自由的范围一样，是随着作用对象的变化而变化的。本文通过探究知识产权制度的根源，希望将“创造性”劳动所在的领域、价值、目的、面向的消费者、市场、以及对现在技术的改进程序等因素引入到原有范围的确定标准中，从而为法官作自由裁量时提供更宽的视野。